Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 28 de junio de 2022 (Recurso 224/2021)
Matilde Garrigós Agulló
Práctica actual de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Tras el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 27 de diciembre de dicho año, en un procedimiento de oposición de marcas ante la OEPM, si el solicitante de una marca impugnada pide que el oponente acredite el uso de la marca en la que ha basado su oposición, este debe acreditar un uso efectivo de la misma. Si el titular de la marca anterior no aportara las pruebas necesarias para demostrar un uso efectivo del signo, la oposición será desestimada sin que la OPEM analice las cuestiones de fondo del asunto.
En este contexto, es importante mencionar que los oponentes solamente estarán obligados a probar el uso de aquellas marcas anteriores que lleven registradas más de cinco años, puesto que la obligación de usar una marca no es exigible inmediatamente después de su registro, sino que el titular tiene un “periodo de gracia” de cinco años.
Este nuevo método de defensa puede plantearnos algunas dudas importantes. Es obvio que cuando la marca base de la oposición es una marca española, el territorio donde debe ser acreditado el uso es España, pero ¿qué ocurre cuando la marca oponente es una marca de la unión europea? ¿dónde se tiene que probar el uso de la misma?
De acuerdo al Manual informativo sobre la prueba de uso publicado por la OEPM en marzo de 2021, “las marcas de la Unión Europea deberán acreditar que han sido utilizadas de conformidad con las normas europeas, es decir,, el Reglamento 2017/1001 de la marca de la Unión Europea.”
Normativa y jurisprudencia europea sobre la prueba de uso en los procedimientos de oposición
El art.18. (1) de Reglamento 2017/1001 de la marca de la Unión Europea 2017/1001 establece que en el caso de que la marca oponente sea una marca de la Unión Europea, esta ha de utilizarse "en la Unión".
El concepto de uso “en la Unión” ha sido matizado por la jurisprudencia europea. En la sentencia Leno Merken, el Tribunal de Justicia de la UE consideró que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca de la Unión Europea ha tenido un «uso efectivo» en la Unión.
En esta misma sentencia, se estableció que el ámbito territorial es solo uno de los muchos factores que hay que tener en cuenta al evaluar si el uso de una marca de la Unión Europea es efectivo. De este modo no existe una regla general para valorar el uso de una marca desde el punto de vista territorial, sino que hay que examinar diversos factores como las características de los productos o servicios en cuestión, las características del mercado correspondiente y, más en general, de todos los factores y circunstancias relevantes para establecer si la explotación comercial de la marca sirve para crear o mantener una cuota de mercado para los productos o servicios para los que se ha registrado.
Teniendo en cuenta lo anterior, para que el uso de una marca de la Unión Europea se considere efectivo, no hace falta que la marca se utilice en una gran parte de la Unión Europea. De hecho, el Tribunal General ha afirmado, en varias decisiones, que el uso de una marca de la Unión Europa en un único Estado miembro o incluso en una única ciudad de un Estado miembro de la Unión Europea, es suficiente para satisfacer el criterio del ámbito territorial.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 28 de junio de 2022 (Recurso 224/2021)
La sentencia citada en el epígrafe es la primera sentencia que se ha emitido en España sobre la prueba de uso en las oposiciones y como explicaremos más adelante tiene consecuencias muy relevantes en la práctica actual.
Los hechos fueron los siguientes, Establiments Viena, S.A. solicitó la marca PRINZ (mixta) en clase 30. A esta solicitud se opuso una empresa holandesa basando su marca anterior de la Unión Europea PRINCESS (denominativa) de la clase 29. Se solicitó la prueba de uso de la marca oponente, y el oponente aportó pruebas que demostraban el uso de la marca en Polonia, Reino Unido y Países Bajos. La OEPM entendió que con tal prueba se acreditaba el uso de la marca oponente y estimó la oposición al considerar que, entre las marcas enfrentadas, había riesgo de confusión.
La decisión de la OEPM fue apelada y el TSJ de Madrid estimó el recurso interpuesto por el solicitante (EV S.A.) y estableciendo que la oposición no debió admitirse ya que la oponente no había acreditado un uso efectivo de la marca PRINCESS en España.
El TSJ manifiesta en el fundamento noveno de la sentencia que de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 17/2001 de Marcas, solo se entenderá justificado el uso cuando la marca“hubiera sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España”.
Conclusión
Esta sentencia es muy sorprendente, no solo porque es la única hasta el momento que valora la prueba de uso en los procedimientos de oposición, sino porque contraviene el sentido unitario de la marca de la Unión europea, y tiene unas consecuencias prácticas importantes para todos los titulares de marcas de la UE que quieran hacer valer sus derechos en España.
Como mencionamos en apartados anteriores, es evidente que los criterios de la OPEM sobre el uso efectivo de las marcas de la Unión Europea coinciden con la normativa y la jurisprudencia europea, sin embargo, esta sentencia hace caso omiso a las interpretaciones llevadas a cabo por los jueces europeos.
Desafortunadamente, esta decisión no ha aportado nada de claridad sobre este tema, es más, ha creado unas dudas, que, en principio, eran inexistentes para los que nos dedicamos a la propiedad industrial y más concretamente a las marcas.
Por el momento desconocemos si la sentencia analizada ha sido recurrida, por lo que debe ser tenida en consideración, ya que es la única que se prenuncia sobre este tema.
Sobre el autor
Mis principales áreas de práctica incluyen la protección y defensa de marcas, diseños y derechos de autor. Asesoro a mis clientes en la defensa de sus activos intangibles ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y los tribunales españoles.
Tengo experiencia en la gestión de carteras de marcas en todo el mundo. Además del derecho europeo, estoy familiarizada con la legislación de la Comunidad Andina y conozco de primera mano el funcionamiento de las oficinas nacionales de este territorio.
Otras áreas clave de mi experiencia son la gestión de procedimientos aduanerosm, la vigilancia en línea, la resolución de conflictos sobre nombres de dominio. También estoy familiarizada con procedimientos judiciales relativos a derecho de autor y asesoro a mis clientes sobre esta materia durante todo el proceso creativo.
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